Unverwechselbar aber abmahngefährdet: Wie Sie fremde Marken für sich nutzen können und welche aktuellen Risiken darin bestehen

Inhaltsverzeichnis:

1. Never ending Black Friday fever?
2. Wie steht es aktuell um den Black Friday?
3. Wie steht es nach dem BGH-Urteil um den Black Friday?
4. Was bedeuted das Urteil für Sie?
5. Markenbenutzung und Google Ads
6. Rechtsverletzung wegen Ireeführung? Auf die Gestaltung kommt es an
7. Wie können fremde Marken in der Werbung mit Google Ads zulässig genutzt werden?
8. Und wenn eine Abmahnung kommt...?
9. Unser Tipp

Diesen Artikel jetzt als Podcast anhören

Marken zeugen Wertschätzung und Vertrauen und sind für den Online-Handel unverzichtbar. Höhere Gewinne lassen sich nicht nur durch die Abbildung eigener Marken, sondern auch durch die Benutzung fremder Marken generieren. Doch insbesondere die Nutzung fremder Marken verursacht immer wieder Rechtsunsicherheit bei Online-Händlerinnen und Händlern. Unabhängig davon ob Sie z. B. eine eingetragene Marke gezielt in Ihrem Online-Shop platzieren oder aber ein geschütztes Markenlogo in Ihrer Werbung abbilden, sind Markenschutzrechte unbedingt zu beachten. Andernfalls drohen kostspielige Abmahnungen!

Während wir Sie hier bereits allgemein über die Nutzung fremder Marken informiert haben, möchten wir Sie in diesem Rechtstipp der Woche mit aktuellen Risiken im Bereich des Markenrechts vertraut machen. Markenrechtsverletzungen rund um die Themen Black Friday und Google Ads weisen nicht nur in unserer Rechtsberatungspraxis eine hohe Relevanz auf, sondern beschäftigen auch regelmäßig die deutschen Gerichte. Jüngst musste sich der BGH mit Rechtsfragen zu den jeweiligen Themen auseinandersetzen und hat im Zuge dessen Grundsätze aufgestellt, die Sie unbedingt kennen sollten, um Rechtsverletzungen und Abmahnungen zu vermeiden.

Never ending Black Friday fever?

Auch wenn bis zur Schnäppchenjagd im November und dem allseits bekannten Black Friday noch etwas Zeit verstreichen wird, lohnt sich bereits jetzt ein Blick auf das Rabatt-Event des Jahres.

Der Begriff„Black Friday“ - z. B. in einer Werbung - führt regelmäßig zu hohen Absätzen im Vorweihnachtsgeschäft, da die Bezeichnung einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung von Verbrauchern nimmt.

Doch während die Kundschaft lohnenden Rabattaktionen am vierten Freitag im November entgegenfiebert, hatte der Online-Handel in der Vergangenheit häufig das Nachsehen. Regelmäßig flatterten Abmahnungen ein, da Händlerinnen und Händlern Markenrechtsverletzungen durch die Verwendung der Wortmarke zur Last gelegt wurde.

Wie steht es aktuell um den Black Friday?

Seit 2013 genießt der Begriff „Black Friday“ in Deutschland markenrechtlichen Schutz. Der Schutzbereich der eingetragenen Wortmarke umfasste über 900 Waren und Dienstleistungen.

Die Nutzung der Wortmarke war nur mit Zustimmung der Markeninhaberin erlaubt.

Nachdem verschiedene Parteien bereits 2016 mehrere Löschanträge gestellt hatten, entschied das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) die Marke vollständig zu löschen, da der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Der Begriff beschreibe einen Aktionstag für Rabatte und weise nicht auf Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens hin.

Die Rechtsinhaberin legte dagegen jedoch Beschwerde beim Bundespatentgericht ein. Dieses gab der Markeninhaberin teilweise Recht und hielt die vollstände Löschung der Marke durch das DPMA für unberechtigt. Es bestätigte jedoch die Löschung für Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie eine Vielzahl im Zusammenhang mit Werbung stehenden Dienstleistungen und stützte sich dabei auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Regelung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich einen beschreibenden Charakter aufweisen. Für solche Zeichen bestehe ein sogenanntes Freihaltebedürfnis, d.h. das Bedürfnis, einen beschreibenden Begriff für jedermann zur Beschreibung von Waren oder Dienstleistungen freizuhalten.

Weitere Informationen zur Entscheidung des BPatG finden Sie in diesem Rechtstipp der Woche.

Wie steht es nach dem BGH-Urteil um den Black Friday?

Mit dem Beschluss des BPatG wollte sich die Markeninhaberin jedoch nicht zufrieden geben und legte Rechtsbeschwerde beim BGH ein. Nun hat der BGH (Beschl. v. 27.5.2021 – I ZB 21/20) entschieden und sich der Auffassung des BPatG angeschlossen.

Die Karlsruher Richter entschieden, dass dem Begriff „Black Friday“ zum Zeitpunkt der Eintragung noch keine allgemein beschreibende Funktion zukam. Allerdings sei zum Anmeldezeitpunkt der Marke bereits offenkundig gewesen, dass sich der Begriff „Black Friday“ in Deutschland im Handel mit Elektro- und Elektronikwaren zu einem Schlagwort für Rabattaktionen entwickeln würde. Schon zu diesem Zeitpunkt hätten Apple-Vertragshändler Rabatte unter dieser Bezeichnung durchgeführt, sodass Prognosen bereits im Jahre 2013 den Schluss zuließen, dass in diesem Warensektor die Bezeichnung „Black Friday“ beschreibend und somit freihaltebedürftig sei.

Der Begriff „Black Friday" bezeichne außerdem eine Rabattaktion und damit eine Dienstleistung in den Bereichen Elektro- und Elektronikwaren. Das Veranstalten einer Rabattaktion beschränke sich nicht nur auf die Verkaufshandlung selbst, sondern umfasse auch die Durchführung eines Aktionstages durch den Handel.

Eine Bezeichnung, die eine Rabattaktion zu bestimmten Dienstleistungen schlagwortartig benenne, sei nicht als Marke für diese Dienstleistungen schutzfähig.

Abschließend legte der BGH fest, dass auch für Werbedienstleistungen im Elektronikbereich keine Schutzfähigkeit bestehe, da im Jahre 2013 zu erwarten gewesen sei, dass sich „Black Friday“ nicht nur zu einem Schlagwort für Rabattaktionen, sondern auch für deren Bewerbung entwickeln würde.

Was bedeuted das Urteil für Sie?

Die Entscheidung des BGH ist inzwischen rechtskräftig und kann nicht mehr angefochten werden. Leider gibt es trotz der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorerst keine uneingeschränkte Entwarnung! Die Wortmarke „Black Friday" für Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie eine Vielzahl im Zusammenhang mit Werbung stehenden Dienstleistungen ist nun endgültig aus dem Markenregister des DPMA gelöscht, sodass für diese Bereiche keine Abmahngefahr mehr besteht, wenn der Begriff verwendet wird. Vorsicht ist jedoch weiterhin geboten- insbesondere für Werbung, die ausdrücklich nicht Elektro- und Elektronikwaren umfasst! Aktuell ist ein weiteres Berufungsverfahren vor dem KG Berlin anhängig – der Rechtsstreit um den „Black Friday“ geht also weiter.

Markenbenutzung und Google Ads

Auch die Werbung mit Google Ads ist wegen der hohen Reichweite besonders attraktiv. Allerdings waren Google Ads vielen Markeninhabern ein Dorn im Auge, zugleich ist der rechtskonforme Einsatz fremder Marken in Google Ads keineswegs selbsterklärend. Auch wenn weiterhin festgehalten werden kann, dass die Nutzung fremder Marken als Keywords in der Google Ads Werbung grundsätzlich zulässig ist, gab es immer wieder Sonderfälle, in denen eine Rechtsverletzung von den eingeschalteten Gerichten angenommen wurde. Dabei ging es primär um die Frage, ob durch die konkrete Gestaltung der Google Ads-Werbung im Einzelfall die Herkunftsfunktion der fremden Marke beeinträchtigt wurde. Dies ist wiederum insbesondere dann der Fall, wenn die Internetnutzer nicht oder nur schwer erkennen können, ob zwischen dem Werbenden und der Markeninhaberin oder dem Markeninhaber eine geschäftliche Beziehung besteht.

Rechtsverletzung wegen Irreführung? Auf die Gestaltung kommt es an

Auch eine sonst irreführende Gestaltung der Werbung kann schnell zur Unzulässigkeit führen, wie sich aus der nachfolgend dargestellten Fallkonstellation ergibt: Suchten Interessierte bei Google nach Produkten einer Marke stießen sie auf Google Ads, welche häufig von Plattformbetreibern geschaltet wurden. Doch anstatt zu dem gewünschten Markenprodukt zu gelangen, erschienen auf der Landingpage sowohl eigene Produkte, als auch Produkte der Konkurrenz.

Eine Markeninhaberin sah in den Anzeigen und in den gemischten Angeboten auf der Landingpage eine Markenrechtsverletzung und setzte sich mittels einer Unterlassungsklage gegen diese Praxis erfolgreich zur Wehr. Der BGH bestätigte zunächst (Urt. v. 25.07.2019 - I ZR 29/18), dass die Benutzung fremder Marken in Google Ads grundsätzlich möglich sei, sofern berechtigte Interessen des Markeninhabers gewahrt blieben. Werde jedoch eine Marke irreführend verwendet, sodass die Kundschaft durch die Werbewirkung der Marke auch zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werde, könne sich der Markeninhaber dieser Verwendung widersetzen.

Vorliegend sei die Marke in ihrer herkunftshinweisenden Funktion beeinträchtigt worden.

Der von der Anzeige angesprochene Internetnutzer erwarte nach Anklicken der Anzeige Angebote der gesuchten Marke. Dies liege an der Gestaltung der Anzeige und der URL, die keinerlei Hinweise darauf enthielten, dass auf der Landingpage neben Produkten der Klägerin gleichrangig Angebote anderer Hersteller angezeigt werden. Die Klagemarke sei irreführend verwendet worden um deren Werbewirkung auszunutzen, so der BGH.

Demnach gilt: Verwendet ein Wiederverkäufer eine Marke bei Google Ads irreführend und wird die Kundschaft infolgedessen zu Konkurrenzprodukten geleitet, kann sich der Markeninhaber dagegen zur Wehr setzen.

Wie können fremde Marken in der Werbung mit Google Ads zulässig genutzt werden?

Zur zulässigen Nutzung fremder Marken im Rahmen von Google Ads hat der BGH (Urt. v. 27.06.2013, Az. I ZR 53/12) bereits im Jahre 2013 maßgebliche Kriterien aufgestellt, die Sie unbedingt beachten sollten:

• Ist für den Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen?
• Erscheint die Anzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock?
• Die Werbeanzeige darf selbst weder die fremde Marke noch einen sonstigen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthalten.

Und wenn eine Abmahnung kommt...?

Doch wie ist zu handeln, wenn Sie trotz aller Bemühungen eine markenrechtliche Abmahnung erhalten haben? Zunächst gilt: Unterschreiben Sie eine vorformulierte Unterlassungserklärung niemals ungeprüft! Unterlassungserklärungen gelten meist unbefristet und sind häufig zu weit formuliert. Durch Ihre Unterschrift erkennen Sie die vermeintliche Markenrechtsverletzung nicht nur an, sondern schränken Ihre unternehmerischen Freiheiten im Zweifel auf Lebenszeit ein. Greifen Sie stattdessen auf das Wissen spezialisierter Fachanwälte und Fachanwältinnen zurück und lassen Sie die Abmahnung überprüfen. Um die bestmögliche Verteidigungsstrategie für Sie herauszuarbeiten sind dafür einige Fragen von besonderer Bedeutung: Ist der Abmahnende überhaupt Markenrechtsinhaber? Wird die Marke tatsächlich benutzt? Hat die angegriffene Marke eigentlich Unterscheidungskraft? Oder ist sogar ein Gegenangriff sinnvoll? Häufig wird im Rahmen dieser rechtlichen Prüfung festgestellt, dass die markenrechtliche Abmahnung unberechtigt ist. Handeln Sie also besser nicht auf eigene Faust und vermeiden Sie Kostenfallen! Gerne können Sie auch rückwirkend eine kostenlose Erstberatung vereinbaren. Wir helfen Ihnen weiter!

Unser Tipp

Die Nutzung fremder Marken kann ohne Bedenken mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgen, z. B. durch Abschluss eines entsprechenden Lizenzvertrages. Eine Verwendung ohne entsprechende Zustimmung hingegen kann rechtlich problematisch sein und birgt ein hohes Abmahnrisiko. Fliegen Sie nicht unter den Abmahnradar und wappnen Sie sich bereits jetzt für die große „Black Friday“ Rabattschlacht im November. Immerhin Händler und Händlerinnen des Warensektors Elektro- und Elektronikartikel können dieses Jahr aufatmen und mit dem Begriff bedenkenlos werben! Sollten Sie in Erwägung ziehen, mit fremden Marken bei Google Ads zu werben, lassen sich Markenverletzungen durch die Berücksichtigung der aufgestellten Kriterien des BGH vermeiden.

Über den Autor

Lazar Slavov, LL.M. ist Legal Consultant bei der Trusted Shops GmbH und Rechtsanwalt der Kanzlei FÖHLISCH. Sein Studium der Rechtswissenschaft absolvierte er an der Universität Bonn. Darauf folgte sein Referendariat im Bezirk des Oberlandesgerichts Köln mit Stationen u.a. bei der Mediengruppe RTL sowie der Bundesstadt Bonn. 2015 absolvierte er ein Masterstudium im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes an der Universität Düsseldorf. Er war von Mai 2014 bis Februar 2018 als Rechtsanwalt im Fachbereich Marken- und Wettbewerbsrecht bei der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE tätig und dort unter anderem für die Betreuung internationaler Mandate zuständig. Seit März 2018 ist er Legal Consultant bei der Trusted Shops GmbH und seit Januar 2020 Rechtsanwalt bei der Kanzlei FÖHLISCH.